Gewerblicher Rechtsschutz / Wettbewerbs- und Kartellrecht /
Artikelnummer: 09050908
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'ZWANGSLIZENZEINWAND' IM PATENTVERLETZUNGSPROZESS GRUNDSÄTZLICH ZULÄSSIG
Wer ohne Lizenz nach einem patentierten Industriestandard produziert, kann sich gegenüber der Klage des Patentinhabers aus dem Patent mit dem "kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand" verteidigen. Dies bedeutet, dass der Nutzer des Patents geltend machen kann, der Patentinhaber missbrauche mit seiner Weigerung, die Benutzung des Patents zu gestatten, eine marktbeherrschende Stellung. Der Nutzer muss dazu darlegen, dass er sich erfolglos um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bemüht hat und der Patentinhaber durch die Lizenzverweigerung gegen das kartellrechtliche Verbot verstößt, andere Unternehmen zu diskriminieren oder ohne sachlichen Grund zu behindern. Er darf das Patent allerdings nur dann im Vorgriff auf den rechtswidrig verweigerten Lizenzvertrag benutzen, wenn er auch die sich aus dem angestrebten Vertrag ergebenden Verpflichtungen erfüllt, insbesondere die angemessene Lizenzgebühr an den Patentinhaber zahlt oder die Zahlung zumindest sicherstellt. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden.
Die Koninklijke Philips Electronics N.V. (Philips) ist Inhaberin eines für die Herstellung von einfach und mehrfach beschreibbaren optischen Datenträgern (CDR und CDRW) wichtigen Patents. Es handelt sich um ein Grundlagenpatent, das jeder Hersteller handelsüblicher CDR oder CDRW zwangsläufig benutzen muss und das Philips daher eine marktbeherrschende Stellung verschafft. Philips hat zahlreichen Unternehmen eine Lizenz an dem Patent auf der Basis eines Standard-Lizenzvertrags erteilt. Die beklagten Unternehmen haben ohne eine solche Lizenz CDR und CDRW hergestellt und vertrieben. Sie haben eingewandt, die von Philips geforderten Lizenzgebühren seien überhöht und außerdem diskriminierend, weil andere Unternehmen günstigere Konditionen erhalten hätten. Philips missbrauche auf diese Weise seine marktbeherrschende Stellung. Der Bundesgerichtshof hat den kartellrechtlichen "Zwangslizenzeinwand" gegenüber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers grundsätzlich zugelassen. Die Lizenzierungspraxis eines marktbeherrschenden Patentinhabers unterliege der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle. Der Patentinhaber dürfe ein Unternehmen, das einen Lizenzvertrag abschließen will, um auf einem von der Benutzung des Patents abhängigen Markt Produkte anbieten zu können, nicht dadurch diskriminieren, dass er von diesem Unternehmen ohne sachlichen Grund höhere Lizenzgebühren als von anderen fordert. Verstößt der Patentinhaber gegen dieses Diskriminierungsverbot, sei ihm die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs verwehrt. Die Klage aus dem Patent stelle dann ebenso wie die Weigerung, den angebotenen Lizenzvertrag abzuschließen, einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar. Die rechtswidrige Ablehnung des dem Patentinhaber angebotenen Lizenzvertrags gebe dem diskriminierten Unternehmen allerdings noch nicht das Recht, die Erfindung bis auf weiteres ohne Gegenleistung zu benutzen. Soll bereits patentgemäß produziert werden, ohne den eigenen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags mit einer eigenen Klage durchgesetzt zu haben, müsse sich das diskriminierte Unternehmen so behandeln lassen, als habe der Patentinhaber sein Vertragsangebot bereits angenommen. Dies bedeute, dass in regelmäßigen Abständen über die Benutzung des Patents abgerechnet und die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren an den Patentinhaber gezahlt oder zumindest zu dessen Gunsten hinterlegt werden müssen. Andernfalls könne der Patentinhaber die Patentverletzung gerichtlich untersagen lassen. Ist das Unternehmen nicht bereit, die Gegenleistung zu erbringen, zu der es nach einem nicht diskriminierenden Lizenzvertrag verpflichtet ist, handele der Patentinhaber nicht missbräuchlich, wenn er seinen Unterlassungsanspruch aus dem Patent verfolgt. Besondere Schwierigkeiten bereitet - nach Auffassung des Bundesgerichtshof - dabei häufig die Klärung der Höhe einer kartellrechtlich (noch) zulässigen Lizenzgebühr. Da das auf die Lizenz angewiesene Unternehmen nicht weiß, in welcher Höhe eine angemessene Lizenzgebühr anzusetzen ist, hat der Bundesgerichtshof es für zulässig erachtet, dem Patentinhaber statt einer bestimmten Lizenzgebühr eine nicht bezifferte, vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr anzubieten und gleichzeitig einen Betrag zu hinterlegen, der mindestens der objektiv angemessenen Lizenzgebühr entspricht, möglicherweise aber auch darüber liegt. Damit könne der Patentverletzungsprozess in vielen Fällen vom dem Streit um die Höhe der Lizenzgebühr entlastet werden. Ob die vom Patentinhaber festgesetzte Lizenzgebühr die kartellrechtlich gezogenen Grenzen einhält, könne der Lizenznehmer gegebenenfalls in einem späteren Prozess überprüfen lassen. Ist ein ausreichender Betrag hinterlegt, genüge für die Abweisung der Patentverletzungsklage die Feststellung des Gerichts, dass der Patentinhaber zur Annahme des Lizenzvertragsangebots und zur Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen verpflichtet ist. In dem zu entscheidenden Fall hatte die Verurteilung der beklagten Unternehmen Bestand, weil sie nicht einmal die nach ihrer Ansicht geschuldeten Lizenzgebühren von 3% abgerechnet und die entsprechenden, Philips geschuldeten Beträge hinterlegt hatten. Ob Philips mit der Forderung einer höheren Lizenzgebühr seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, brauchte der Bundesgerichtshof unter diesen Umständen nicht zu entscheiden.

Quelle: Bundesgerichtshof - PM 95/2009 vom 6.5.2009 von 06.05.2009
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